Marchi collettivi: adeguamenti entro marzo 2020

I titolari di marchio collettivo registrato in conformità alla previgente normativa ed in corso di validità, ai sensi dell’art. 33 del nuovo D.Lgs n. 15/2019, dovranno provvedere a convertire il proprio marchio, entro il 23 marzo 2020, in marchio collettivo (secondo la nuova normativa) o marchio di certificazione.

La mancata conversione, entro il termine sopra stabilito, comporta la decadenza del marchio.

Di seguito un sintetico riepilogo del quadro normativo di riferimento e della procedura da seguire ai fini della conversione dei marchi collettivi.

1. D.Lgs n. 15 del 20 febbraio 2019

In attuazione della Direttiva UE 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, il sopra citato decreto legislativo, entrato in vigore lo scorso 23 marzo 2019, ha apportato infatti alcune modifiche al Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs 10 febbraio 2005, n. 30).

Tra le principali novità introdotte dal decreto vi sono:

• la modifica alla disciplina del marchio collettivo (artt. 11 e 157 c.p.i.);
• l’introduzione del marchio di certificazione (artt. 11 bis e art. 157 c.p.i).

In particolare, riguardo il Marchio collettivo (art. 11 CPI), viene abbandonato il criterio funzionale previsto dalla versione precedente della norma, ai sensi della quale la registrazione non era riservata ad una particolare categoria di soggetti ma poteva essere effettuata da chiunque assolvesse la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi.

La nuova versione della norma, invece, definisce specificamente i soggetti legittimati a ottenere la registrazione del marchio collettivo, individuandoli nelle persone giuridiche di diritto pubblico e nelle associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti (ad esclusione delle società organizzate in forma di società di capitali) ai cui viene attribuita la facoltà di concedere in uso il titolo a produttori e commercianti.

Per quanto riguarda invece il Marchio di certificazione, viene introdotto un nuovo articolo 11-bis CPI, che disciplina tale nuova categoria di marchi, già prevista dal Regolamento UE 2015/2424. In particolare, il marchio di certificazione può essere richiesto dalle persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione, al fine di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, a condizione che i medesimi soggetti richiedenti non svolgano a loro volta un'attività che comporta la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi del tipo certificato.

Ai fini dell’entrata in vigore della suddetta disciplina, l’art. 33 del D.Lgs. 15/2019 prevede un periodo transitorio secondo il quale, come anticipato in premessa, entro il 23 marzo 2020, tutti i titolari di marchi collettivi registrati ai sensi della normativa previgente dovranno presentare istanza per la conversione degli stessi, a pena di decadenza, in marchi collettivi o di certificazione così come sono stati ridefiniti con le nuove norme.

2. Come effettuare la conversione

Il 30 luglio 2019, il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) ha diramato la circolare n. 607 (che si allega alla presente) diretta a fornire istruzioni operative al fine di consentire tale conversione.

Per entrambe le tipologie di marchi sopra indicate, alla domanda di registrazione dovrà essere allegato un regolamento d’uso dei marchi che deve contenere una serie di dati ed elementi tra cui, a titolo di esempio: lo scopo dell’associazione di categoria e i soggetti legittimati a rappresentarle (in caso di marchi collettivi), il nome del richiedente e una dichiarazione che questi soddisfa le condizioni previste dall'art. 11-bis (in caso di marchi di certificazione), la rappresentazione del marchio, le condizioni d’uso del marchio e le sanzioni per infrazioni regolamentari e, per i marchi di certificazione, le modalità di verifica delle caratteristiche e di sorveglianza dell’uso del marchio.

In caso di rinnovo di marchi collettivi già registrati, qualora la scadenza decennale degli stessi dovesse verificarsi prima del 23 marzo 2020, il termine ultimo per la conversione coinciderà con la data di scadenza della registrazione, con la possibilità di provvedere entro i sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa di mora.

La conversione deve avvenire attraverso il deposito di una nuova domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione (in forma telematica, cartacea o postale) presso l’UIBM, anche nell'eventuale caso di rinnovo.

Il titolare, pertanto, dovrà scegliere la modalità PRIMO DEPOSITO, seguendo la procedura indicata sul portale https://servizionline.uibm.gov.it, avendo cura di indicare nel campo note la seguente dicitura “Conversione in marchio collettivo (o di certificazione, a seconda dei casi), così come definito dal decreto legislativo 15 del 20 febbraio 2019, del marchio collettivo avente numero di domanda … (numero di deposito secondo la previgente normativa o, in caso di rinnovo, numero dell’ultima domanda di rinnovo)”, allegando il regolamento previsto dalla nuova normativa per la tipologia scelta (articoli 11, 11bis e 157 CPI) nonché pagando la somma di € 337 a titolo di tassa di concessione governativa (art. 33, comma 3, d.lgs. 15/2019).

I dieci anni di tutela del marchio decorreranno dalla data di deposito della domanda di conversione, ferma restando la continuità con il marchio collettivo registrato ai sensi della normativa previgente.

Si evidenzia inoltre che anche i soggetti che hanno presentato la domanda di registrazione di marchio collettivo sulla base della normativa previgente, senza che il relativo procedimento si sia perfezionato, sono tenuti a presentare istanza di conversione al fine di poter riavviare l'istruttoria che, altrimenti, verrà sospesa dal 23 marzo 2019. In questo caso, gli effetti della registrazione del marchio risultante dalla domanda di conversione decorrono dalla data di deposito della domanda di registrazione convertita.

Per ulteriori dettagli riguardanti la presentazione della domanda, si rinvia al sito web dell’UIBM nonché alla circolare ministeriale ed alla normativa in allegato.

In conclusione, al fine di evitare la decadenza del proprio marchio, si invitano tutte le associazioni titolari di marchi collettivi (o i cui associati ne siano titolari) a provvedere alla loro conversione nel termine perentorio del 23 marzo 2020, in considerazione del fatto che in caso di mancata presentazione della domanda, le domande di registrazione di marchi collettivi nazionali ai sensi della normativa previgente si considerano ritirate.